又如某酒厂以“千杯少”为其生产的酒的商标申请注册,商标局认为“千杯少”使用在酒类商品上,夸大宣传了商品质量,违反《商标法》有关禁用条款:不得使用夸大宣传并带有欺骗性的商标,所以商标局对该商标注册申请予以驳回。该酒厂不服,向商标评审委员会提出复审申请,理由是:“千杯少”一词源于“酒逢知己千杯少,话不投机半句多”的俗语,不涉及酒的质量。商标评审委员会认为“千杯少”所直接出处“酒逢知己千杯少”一句的含义是:性格相投的知心朋友常在一起畅饮,次数再多也觉得少。其含义并不涉及酒的质量,只是对一种融洽气氛的概括描述,并无夸大宣传酒的质量之意。但将“千杯少”从整句中抽出,单独构成一个词组做为酒的商标,却往往导致消费者联想起因酒的质量好而喝的再多仍想喝的含义,从而起到刺激消费者购买的效果。因此,仍属夸大宣传的商标,违反商标禁用条款,复审申请予以驳回,维持商标局原判。

□商标的异仪、异议裁定及异议裁定的复审对于商标局初步审定井予以公告的商标,依照《商标法》第19 条的规定,自公告之日起3 个月内,任何人均可以提出异议。提出异议的人,可以是商标利益关系人,认为商标局初步审定的商标同自己已经注册商标或者审定公告在先的商标相同或相似,为保护自己的商标权益,要求商标局撤销这一初步审定公告的商标。异议人也可以是第三者,如机关、团体和个人,认为审定公告的商标本身违反《商标法》规定的禁用条款,向商标局提出意见,要求撤销。但异议的提出不能超过公告发布起3 个月的期限,超过这一法定期限才提出的异议,商标局不再受理。如黑龙江省某市食品厂向商标局对“临海”牌雪糕商标提出异议,理由是“临海”牌雪糕与它已注册的“林海”牌冰淇淋商标读音相同,属相同商标,不能准其注册。商标局在审查这项异议过程中,发现异议是在“临海”牌雪糕商标初步审定公告后半年才提出的,尽管商标读音相同,雪糕与冰淇淋也是类似商品,但因其异议的提出已超出法律所规定的时限,因此决定不予受理,核准“临海”牌雪糕属于合法。该食品厂若想与自己所认定的“临海”侵权行为进行对抗,只能按注册商标“争议”的程序进行,向商标评审委员会提出“争议申请”。

对初步审定公告商标提出异议的异议人,应当向商标局送交《商标异议书》一式两份。异议书中应填写清楚被异议方的商标被刊登在哪一期《商标公告》上,以及其页码和初步审定号和提出异议的理由等。商标局收到异议书后,应将其中的副本交被异议人,被异议人应在接到通知之日起3O 天内予以答辩,限期内未提出答辩的,即视为弃权,异议程序照常进行。商标局听取申请人陈述的事实和理由,经调查核实后,作出异议成立或不成立的裁定,并以异议裁定书的形式通知异议有关当事人。异议成立的,撤销初步审定的商标,不予核准注册;异议不成立的,则核准初步审定的商标注册。被异议商标在异议裁定生效前就被核准注册的,该商标的注册公告无效。

这里举一个商标异议的案例。外国某公司对上海信谊药厂申请注册并予初审公告的“信谊SINE”商标提出异议,理由是与其在药品上在先注册的“SINEX”商标相似,“SINE”与“SINEX”相比只少一个X,而其主要部分一样,容易被消费者混淆。信谊药厂在商标局规定的答辩期内进行了答辩,认为:“信谊SINF”商标由中文“信谊”、英文“SINE”以及四周24 个小半圆组成的大圆圈图案共同构成,因此,这三者是该商标有机组成部分,而外国某公司使用的“SINEX”商标则纯粹由英文字母构成,与“信谊SINE”

商标迥然不同。且虽然“SINE”与“SINEX”相比只少一个字母,但读音和含义都不同。总之,两商标不会造成混淆。商标局在研究了双方的理由和对实际情况进行了调查之后,裁定某公司对信谊商标提出的异议不能成立,商标局应核准注册“信谊SINE”商标。

异议人可以是任何人,包括机关、团体和个人,如某市商标包装装演设计公司设计人员对初审公告的“健身”牌拉力器的商标提出异议,认为该商标直接表示商品功能、用途、特点,违反商标法禁用条款,不能作为商标。

商标局裁定异议成立,撤销其初审公告。

有关当事人(商标异议人或商标注册申请人)如果对商标异议之裁定不服,可以在收到异议裁定通知15 天之内,向商标评审委员会申请复审。申请复审时应当交送《商标异议复审申请书》正副本各一份,商标图样五张,由商标评审委员会做出终局裁定,并书面通知异议人和申请人,移交商标局办理。

如:华星实业公司于1991 年在洗衣粉商品上申请注册的“彩漂”商标经商标局初步审定并予公告。广州油脂化学工业公司在初步审定公告期间以“彩漂”是洗衣粉的通用名称为由向商标局提出异议。商标局裁定为,“彩漂”

不是洗衣粉的通用名称和特征名称,亦不是常用广告语。所以异议人所提异议不能成立,经商标局初步审定的“彩漂”商标准予注册。广州油脂化学工业公司提交《商标异议复审申请书》,对商标局关于“彩漂”的裁定不服,提出申请复审。

广州油脂化学工业公司异议复审理由主要是:“彩漂”洗衣粉表示产品配方中加以具有彩漂作用的漂白剂;“彩漂”是洗衣粉产品的功能与特性名称,直接表示了洗衣粉的功能与特性。且证明这种洗衣粉在国外也有生产。

华星实业公司答辩的主要理由为:我国的科学文献中并无有关“彩漂”

是洗衣粉产品的功能、特性的名称的记载。异议方所引用的国外资料也没有科学文献作为依据,轻工部尚未把“彩漂”作为洗衣粉的专用名词,世界通用商品目录也未见记载。国外市场见到“彩漂”也只是对产品的说明。故此,本公司可以将“彩漂”作为洗衣粉的商标申请注册。

商标评审委员会经查认为,“彩漂”是我国洗涤剂行业所生产的洗衣粉品种名称之一。如浓缩洗衣粉、加酶洗衣粉等,实际上己成为洗衣粉的一个专用名词。彩漂洗衣粉可把衣服洗得更加洁白艳丽,其主要原料为一种含氧漂白粉。

且被异议人称:“国外市场见到‘彩漂’只是对产品的说明。”这本身也证明了在国外市场也有这一品种的洗衣粉。在国内市场,天津、广州等城市都有厂家生产并销售。

所以说,“彩漂”是洗衣粉的品种名称之一,直接表示了本商品的功能及特点,不具有显著性。商标评审委员会在复审后决定,广州油脂化学工业公司对商标局“彩漂”商标异议裁定申请复审理由成立,经商标局初步审定的“彩漂”商标不予核准注册。

□核准注册和发证公告

对于初审公告的商标,3 个月内无人提出异议,或者经裁定异议不成立的,即予核准注册。商标局对申请注册的商标核准注册的,应按地区、企业名称以及商标使用的文字图形等分别载入《商标注册簿》,并向申请人颁发《商标注册证》,而此《商标注册证》就是该企业在法律上获得该项商标独占使用权的证明;同时,刊登《商标公告》,以昭示公众不得侵犯其注册商标的商标权。

已经注册并使用注册商标的,应在使用时标明“注册商标”的字样,或便标明的,应当在商品包装或者说明书以及其他附着物上标明。

若注册商标所有人遗失或毁损了《商标注册证》,应该申请补发注册证,否则,发生侵权纠纷时,会产生很多不必要的麻烦,并且今后商标注册的续展、转让商标权以及变更注册等都很难进行。申请补发《商标注册证》的,应向商标局交送《补发商标注册申请书》一份,商标图样五张。其中《商标注册证》遗失的,应在《商标公告》上刊登遗失声明,《商标注册证》破损的,应当将原破损的注册证交回商标局。

《商标注册证》注册人必须妥善保存,不得伪造或涂改。若有伪造或涂改行为的,其所在地工商行政管理机关可依情节对其处以2 万元以下的罚款,并收缴伪造或涂改了的《商标注册证》。

五、注册商标的争议和注册不当

我国《商标法》第27 条规定,对已经注册的商标有争议的,可以自该商标核准之日起一年内,向商标评审委员会申请裁定,若超过一年的期限,商标评审委员会就不予受理。已公告的商标的专用权则不容任何人争议了。

注册商标的争议,是指商标注册人对在后来注册的商标与其在同一种或者类似商品上注册在先的商标相同或者近似而发生的争议。但是,在核准注册前已经提出异议并经裁定的商标,不得再以相同理由和事实申请裁定。

提出争议的范围,一般只限于公告的商标本身,而不能涉及由于商标引起的其他问题,更不得附带损害赔偿的请求。争议的请求,可以是对商标的全部撤销,也可以是商标的修改,还可以对商标使用在某个商品上加以限制。

提出争议时,按照《商标法实施细则》第24 条规定,应将《商标争议裁定申请书》一式两份寄送商标评审委员会申请裁定,并附必要的证据。商标评审委员会通知有关当事人并限期提出答辩,在听取有关当事人答辩之后做出终局裁定。

终局裁定有四种情况:①驳回争议,维持原审定商标不变;②争议成立,撤销注册商标,并予以公告;③争议成立,对商标进行局部的修改;④争议成立,仅对该商标在使用的商品上加以必要的限制。商标评审委员会的终局裁定应书面通知有关当事人,并移交商标局办理。裁定的后三种情况,原注册人均应在收到裁定通知之日起15 天内,将原《商标注册证》交回商标局。

下面介绍两则商标争议案例。

案例一某市丝绸进出口分公司以先行注册用于真丝绸缎的“采桑”牌商标,对某省丝绸进出口分公司稍后注册的用于丝缎的“翠桑”商标提出争议裁定申请,要求撤销“翠桑”的商标注册。商标评审委员会根据《商标法》第27 条有关规定受理此案。被争议人到会答辩:“采桑”与“翠桑”两个商标图形迥然不同,商标名称也不同。“翠桑”的“翠”为形容词,“采桑”

的“采”为动词,含义各异,不会造成消费者误认。商标评审委员会听取双方当事人的意见后认为:商标名称一为“采桑”,一为“翠桑”,含义及汉语拼音的读音虽然都不同,但从实际使用上来看,在江苏、浙江、上海等地区“翠桑”和“采桑”方言读音混淆,特别是从商标名称和图形联系起来观察,“翠桑”商标的图形并没有着力描绘青翠鲜嫩的桑叶,没有在形容词上重点渲染,却以采桑姑娘的采桑动作为主体,这就更造成了两个商标的混淆。

因此,两商标虽然不完全相同,但属于近似商标。据此,根据《商标法》第29 条规定做出终局裁定,争议裁定申请人理由成立,公告撤销被争议人的“翠桑”商标,并限于其在15 日内缴销该商标注册证。

案例二上海人民工具工厂以其在刨刀上在先注册的“金兔”商标对浙江永康县红岩刀具厂在同一商品刨刀上注册在后的“白兔”商标提出争议。争议理由是:金兔与白兔仅一字之差,而商标图案又都是兔,且图形排列极相似。同时两者使用在相同商品上,属于相似商标。在国际市场上,“白兔”

商标还给“金兔”商标带来了不良影响。被争议人浙江永康县红岩刀具厂答辩认为:两商标无论从商品名称还是图案设计都迥然不同。在“金兔”商标中,兔是匍匐式、睡眠状、两眼紧闭、小耳、短须、短毛、四肢短小,属菜兔型,字体属书写体。而在“白兔”商标中,免则呈奔跑状,两眼圆睁、大耳、长须、长毛、四肢粗壮,属长毛免,字体为美术体,不会被混淆,不能被认定为类似商标。

商标评审委员会经调查研究后认为:“金兔”与“白兔”不论是否“一字之差”,但主体都是“兔”。商标图形更多都是用线条勾画成的一只兔子,别无其他陪衬。另一方面,作为广大消费者不可能在购物时作一些诸如毛短毛长、须长须短之类的细微比较。所以说,两个商标构成类似商标。又因使用在相同商品上,所以做出裁定,争议人理由成立,撤销浙江永康县红岩刀厂注册的“白兔”商标。

根据1982 年《商标法》的规定,商标一旦注册成立,若仍有不妥,其他人只能以该商标侵犯注册在先商标的商标权为由提出争议,并有一年的期限。这在实际工作中出现大量的问题,一些因国家机关工作失误而获核准的明显不符合禁用条款的商标和通过不正当手段取得注册的商标,国家没有法律依据予以撤销。为了弥补这一漏洞,1993 年新修订的《商标法》第27 条增加了注册不当的规定。根据该项条款,已经注册了的商标,凡违反商标禁用条款,或者是以欺骗手段及其他不正当手段取得注册的,任何人都可以请求商标评审委员会撤销该商标的注册。

值得特别指出的是,以注册不当为由要求撤销该注册商标没有时间上的限制,商标注册以后任何时期任何人都可提出撤销申请。申请人应将《撤销注册不当申请书》一式两份交送商标评审委员会,申请书中写明被申请撤销的商标,申请撤销的理由等。商标评审委员会做出终局裁定,书面通知有关当事人,并移交商标局办理。被撤销的注册不当商标由商标局予以公告。原商标注册人应当在收到决定或者裁定通知之日起15 天内,将原《商标注册证》交还商标局。

所谓以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的行为是指:(1)虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的;(2)违反诚实信用原则,以复制、模仿、翻译等方式,将他人已为公众熟知的商标进行注册的;

(3)未经授权,代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的;(4)侵犯他人合法的在先权利进行注册的;(5)以其他不正当手段取得注册的。

下面例举一则关于注册不当的案例:A 厂使闲于组合音响商品上的“SHERWOOD”商标,于1988 年3 月30 日经核准注册。1989 年7 月1 日香港域雄有限公司认为“SHERWOOD”商标注册不当,依法申请要求撤销该注册商标。理由为:(1) SHFRWOOD 商标原系美国SHERWOOD电子实验室有限公司的商标,1981年授权南朝鲜东原电子公司(现改名为INKEL 有限公司)先后在南朝鲜、南斯拉夫、苏联、原民主德国、智利、英国、新加坡、澳大利亚等国家和地区注册专用,商品行销世界各地。在中国举办的大规模歌舞活动中,也常使用SHERWOOD 音响设备,因此它已是驰名商标。

(2)域雄有限公司根据东原电子公司授权保护和注册SHERWOOD 商标的协议,于1987 年4 月11 日与A 厂签订协议,组装10OO 套音响设备,使用SHERWOOD 商标销售市场。

(3) A 厂在履行协议进行组装期间,竟于1987 年4 月24 日申请SHERWOOD 商标注册,采取不道德手段取得商标专用权,应予撤销。

A 厂答辩理由为:

(1)根据《巴黎公约》第6 条规定,在联盟成员国注册商标有其独立性,各不相关,而中国法律目前对驰名商标未作具体规定。SHERWOOD 商标获准注册是符合《巴黎公约》规定的。

(2)现行《商标法》第27 条规定自注册之日起一年内可提出商标争议,SHERWOOD 商标注册已过一年,域雄有限公司对此已失去申请撤销的权利。

商标评审委员会根据双方当事人陈述的事实以及提供的证据进行核查评议后认为:第一,现行《商标法》第27 条规定的一年时效,是指注册商标争议程序的期限,《商标法实施细则》第25 条规定的注册不当裁定程序并无一年限制,而且规定“任何人”都可以提出申请裁定,本案所提注册不当申请裁定适用法律正确。第二,《巴黎公约》第6 条规定,联盟成员国注册的商标,有其各自的独立性,当然不能作为另一成员国注册商标的条件,但可从中了解商标的创立及其历史过程并作为参考,SHERWOOD 商标,原出自企业名称的一部分,自1957 年以来,先后在美国、俄罗斯等国注册使用,在组合音响商品上与“建伍”、“先锋”齐名,属驰名商标,应按《巴黎公约》第6条2 款的规定予以保护。第三,域雄有限公司于1987 年4 启11 日与注册人A 厂签订的协议,只准许在1000 套组合音响商品上使用SHERWOOD 商标,而该协议刚刚签订10余天,即1987年4 月24日注册人A厂就原封照搬SHERWOOD 商标申请注册。采取此种手段以取得商标权利,实属不正当行为。

综上所述,依据《商标法》实施细则第25 条规定,域雄有限公司诉注册人A 厂注册的SHERWOOD 商标注册不当理由成立,裁定撤销该注册商标。

因商标争议和注册不当而撤销的注册商标,其商标权应被视为自注册之日起就不存在。但为了稳定社会主义经济秩序,撤销注册商标的决定或裁定对在撤销前国家机关或人民法院已做出的商标侵权案件的处理决定,不具有追溯力。即撤销前做出的处理决定不因其后该商标的被撤销而有更改。撤销注册商标前已履行的商标转让和商标使用许可,则应分别情况,分别对待。

如果与该商标注册人签订合同的当事人当时并不知情,即并不知道对方是以欺骗手段或其他不正当手段取得商标权的,使用许可或转让行为并不因撤销商标而无效。这是为了保护善意第三人的利益,也为了维护社会经济秩序的稳定,但是如果第三人明知对方是以欺骗或其他不正当手段取得商标专用权的,则双方所签合同即为无效。这样便防止了双方当事人恶意串通。另外,凡商标注册人的恶意给他人造成损害的,应当予以赔偿。

六、注册商标的续展

我国《商标法》规定,注册商标的有效期为10 年,期满后若想继续保有商标权,则应进行“续展注册”。期满而不申请注册的,就意味着原注册商标失去了商标权。注册商标有效期限的计算,从核准注册之日算起,即在初步审定公告发布后3 个月内无人提出异议,或经裁定异议无效的,自第4 个月的第一天也就是第二次核准公告之日算起。续展注册可以无限制地重复申请,每次续展注册的有效期为10 年,核准续展注册的有效期与上一次有效期相衔接,即续展有效期从该商标上一届有效期满之日算起。如第一次有效期自1985 年3 月1 日开始,到1995 年3 月1 日为止,那么续展有效期就应以1995 年3 月1 日算起。续展有效期并不是自“续展注册”的日期开始。

依照《商标法》规定,商标所有人申请续展注册,应当在注册商标期满前6 个月内办理。如在此期间因故不能提出续展注册申请的,可给予6 个月的宽展期,在这期间内,原商标注册人仍可以申请注册。过了宽展期而仍未提出续展申请的,其注册商标即被注销。

提出续展商标申请,要按照《商标法实施细则》的有关规定办理。申请商标续展注册的,每一个商标续展申请,应当向商标局寄送《商标续展注册申请书》1 份,商标图样5 份,交回原《商标注册证》,并缴纳费用,经商标局审核,确认手续齐备的,予以受理;手续不齐备的,应予补交,否则,不予受理。申请续展注册的商标,经核准注册后,商标局将原《商标注册证》加注发还,并予以公告。

但申请续展注册商标并不是一定被核准的。当申请已过宽展期,或商标续展申请人自行改变商标文字、图形,自行扩大商标使用范围,严重违反商标法规定,自行转让,擅自改变注册人名义,或因商品质量降低,群众要撤销商标的,商标局都不能核准其续展注册。其续展申请将予以驳回。如某电讯器材厂使用“星”牌注册商标,该厂从甲地迁往乙地,并更改厂名为某扬声器厂,但未办理变更商标注册人名义、地址的手续,属于擅自变更注册人名义、地址的行为。则当该厂申请续展注册时就被商标局驳回。

申请人对商标局驳回续展注册申请的决定不服的,可向商标评审委员会申请复审。复审申请人应在收到驳回通知15 天内,送交1 份《驳回续展复审申请书》,同时附送原《商标续展注册申请书》和《驳回通知书》,商标评审委员会做出终局决定,书面通知申请人,终局决定核准续展注册的,移交商标局办理。

七、通过商标转让获得商标权

□商标转让的定义及分类

注册商标作为一种工业产权,与有形财产一样,可以进行转让,注册商标的转让,就是注册商标所有人在法律允许的范围内,根据自己的意志和按一定条件将其注册商标转让给他人所有,并由受让人专用,受让人相应取得注册商标所有的一切商标权。这就叫做注册商标的转让。

对于转让人而言,商标的转让权是其商标权的一部分,商标转让是作为其权利实现的一个方面而出现的,并且标志着其商标权的终结。对于受让人而言,商标转让是取得商标权的一种手段,通过商标转让权可以取得已注册商标的商标权。

注册商标转让有两种形式,一种是合同转让,另一种是继承转让。

合同转让就是企业与企业、企业与个人或个人与个人之间,通过签订合同而进行的转让,这种转让既可以是有偿的也可以是无偿的。合同转让分为两种。一种是企业之间或企业和个人之间有偿转移注册商标。另一种是由于企业的合并、迁出或企业间的联合引起商标实际拥有者的变更而进行的商标转移。虽然没有契约之类的签订,但也属于商标转让。如上海“华生”牌电风扇是名牌产品,为了扩大名牌产品的生产,华生电风扇厂与其他十多家工厂联合成立上海华生电风扇总厂,经过办理注册商标转让手续,原华生电风扇厂的“华生”注册商标转让给了上海华生电风扇总厂。继承转让,就是原注册人(一般指个体工商业者)因死亡或年老丧失经营能力,由法定继承人继承其注册商标。

在我国,合同转让是商标转让的主要形式。

□通过商标转让取得商标权的益处1.通过转让,弱势企业直接获得名牌商标如美国一家公司通过转让取得了纳比斯公司生产的“迪尔·蒙蒂”牌水果罐头、“云丝顿”和“骆驼”牌香烟的商标权,从而一举在市场竞争中夺得了优势地位。但由于有信誉的商标对商标注册人来说是一笔巨大的财富,因而获得该商标转让一般比较困难,即使转让,价格也很高。本例中“迪尔·蒙蒂”、“云丝顿”、“骆驼”等商标的转让费就高达250 亿美元。

2.通过转让,保持被其他企业抢先注册的名牌产品的商标信誉有的企业生产的产品被评为优质产品,深受消费者喜爱,成为名牌产品。

但该产品使用的商标已被别的厂注册在先,为避免更改商标所带来的损失,保住已在市场上取得一定地位的商标信誉,就需要转让获得商标权。如某毛纺厂生产的“长城”牌毛毯,被评为省级优质产品,不仅在国内市场上享有盛誉,而且行销国外赚得大量外汇。但“长城”商标已被某毛毯厂注册在先。

于是,毛纺织厂提出要毛毯厂转让该商标。经过双方反复协商,毛毯厂把“长城”注册商标有偿转让给毛纺织厂。又如云南玉溪卷烟厂生产的“红梅”香烟在国内属名牌烟,殊不知其商标已被成都卷烟厂注册,此纠纷结果是玉溪卷烟厂花了18O 万商标转让费获得了此项商标权。

3.通过转让,取得理想商标

有的企业为使用一个理想的商标,但该商标已被他人注册,就可以通过商标转让来实现。如某无线电厂以39000 元的代价买进了“航天”注册商标。

又如某企业原只生产化妆用的膏、粉,使用“佳丽”注册商标。现该公司扩大经营范围,除生产原来产品外,还生产服装等,并仍希望用“佳丽”商标,以保持企业整体商标形象的统一。但已有另一家企业在服装上已注册了“佳丽”商标。于是,这家企业就通过转让取得了“佳丽”服装商标的商标权。

4.通过转让,取得本企业已对其进行大量投资的商标的商标权,以减少损失

如芜湖合成洗涤剂厂,申请注册“神鱼”牌洗衣粉商标。因和郑州洗涤剂厂注册过的“神鱼”牌商标相同,而被商标局驳回。芜湖洗涤剂厂已为“神鱼”牌商标花了不少广告宣传费,在当地也小有名气,不想放弃该商标权。

而郑州洗涤剂厂的洗衣粉产量不大,准备下马。于是,经双方协商,该商标由郑州洗涤剂厂有偿转让给芜湖洗涤剂厂。不过,这从另一个侧面表明了商标及时申请注册的重要性。在商标未获注册取得商标权之前,企业不能冒然对该未获法律保护的商标进行大量投资。

□商标转让的程序

注册商标通过合同的形式进行转让,必须依法办理申请转让注册的手续,才能发生法律上的效力。根据《商标法》第25 条和《商标法实施细则》第21 条的规定,转让注册商标的,转让人和受让人应当共同向商标局提出申请,每一个申请交送《转让注册商标申请书》1 份,附送原《商标注册证》,双方签订的转让合同一份,还要按规定缴纳转让申请费,转让注册费。转让申请书中,应写明商标的名称、注册证号、转让人和受让人的名称(全称、地址、营业执照号等,并加盖双方印章。转让申请手续由受让人办理,经商标局核准后,将原《商标注册证》加注发给受让人,并予以公告。

□商标转让时应注意的几个问题

1.类似商品使用同一个商标的,不能分割转让如果其注册商标核定范围内的几个商品是类似商品时,不能只转让其中一个或几个商品上的商标权。因为如果允许将商标权分割转让的活,就会出现在同一种或类似商品上,存在不同的生产者使用相同商标的现象,造成商标混淆。如某企业在皮包和皮箱两个商品上共同使用一个“飞天”牌注册商标,它就不能将其中一个商品上使用的“飞天”牌商标单独转计出去,而必须一并转让。因为这两个商品是类似商品,但如果企业是在非类似商品上注册了同一商标,分割转让不会使消费者误认,则不在此禁之列。如一企业拥有服装和化妆品上的“天坛”牌注册商标,最近把“天坛”牌化妆品单独转让给别的企业使用,由于服装和化妆品不是类似商品,因此这种转让是允许的。但驰名商标除外。

2.同一商品使用相似商标的,不能只转让其中的一个商标同一商品上注册几个相似的商标,称为联合商标。如果转让这样的联合商标,应把全部联合商标一起转让,不能只转让其中的一个,否则就会使同一种商品有两个或两个以上的企业同时使用近似商标,造成商标上的混乱。

例如某公司在豆奶粉上注册了“乐口福”、“口乐福”、“乐福口”、“口福乐”四个商标。这四个商标就是联合商标。该公司如果要转让商标权,就必须把四个商标一起转让,不得任意将其中一个商标单独转让他人使目。

3.受让人应保证合约转让注册商标原有商品的质量无论是“合同转让”还是“继承转让”,为了维护消费者利益,受让人应当保证被转让注册商标原有商品的质量。如果受让人不具备保持受让商标的商品质量的条件,那么,不能取得转让的注册商标。对于这一点,转让人和商标管理机关均有责任提出和审核受让人是否能够做到保证原来注册商标所表明的商品质量。在转让合同或其他文件中,应明确加以规定。如某暖瓶厂生产的“双环”牌暖瓶,外型别致,质量稳定,在市场上享有较好的声誉。

该厂本打算将该商标转让给另一家乡镇企业,但由于这家企业在技术、设备、操作、管理等方面都存在不少问题,生产的暖瓶质量低劣,投放市场后,商业部门和消费者纷纷提出意见。结果,该厂取消了转让“双环”牌商标的打算。

4.证得被许可人的同意

注册商标人如果已许可他人使用其注册商标,则必须证得被许可人的同意,才能将注册商标转让给第三人,否则转让合同无效。

5.被转让的注册商标必须是有效的如果注册商标已经停止使用3 年,商标文字、图形有变动,注册商标核定使用的范围已超过等等,则该注册商标已在有可能被撤销之列,因而不能进行转让。

6.药品烟草制品的注册商标的转让转让人把药品、烟草制品的注册商标进行转让,受让人应当依照法规规定,提供有关部门的证明文件,证明受让人有资格生产和经营药品、烟草制品。否则,转让合同不予承认。

商标注册人消亡(如企业破产、关闭)后6 个月内,其商标未办理转让或移转注册的,视为该商标权自行消灭,商标局注销其商标,必予公告。

7.申请商标转让不能产生误认、混淆或者其他不良影响商标局如果判定转让行为有违反以上规定的,可驳回转让申请,申请人如果对驳回不服,可在收到驳回通知15 天内,向商标评审委员会送交1 份《驳回转让复审申请书》,同时附送原《转让注册商标申请书》和《驳回通知书》。

商标评审委员会做出的是终局裁定,书面通知申请人。终局裁定核准转让的,移交商标局办理。

八、商标权的不完全取得:使用许可□使用许可特点

注册商标的使用许可,是指注册商标所有人通过许可合同的形式许可他人使用其注册商标,从中得到一定报酬。注册商标使用许可同注册商标的转让不同。注册商标的使用许可是注册商标所有人将注册商标的商标权中的使用权部分或全部移交给被许可人,自己仍然保留注册商标的所有权及附有的其他权利。而注册商标的转让,是注册商标的所有人将商标的所有权移交给受让人,受让人成为注册商标的所有者,享有全部商标权。

所以,对于许可人而言,使用许可是自己商标权利的一种实现,完成其商标权的部分转移;对于被许可人而言,使用许可则是取得商标权的一种特殊形式,他可以借此取得部分商标权利。

□使用许可的好处

注册商标的使用许可,适应了名牌商品生产和销售的需要,有利于促进商品经济的发展,提高经济效益,解决商品的供求矛盾。

随着我国市场经济体制的建立,人民生活水平的提高,广大消费者对商品的选择性增强了,商品中的名牌效应十分明显。一方面,这在很大程度上造成消费者集中购买的名牌商品,因生产名牌商品的企业生产能力有限,不能生产出更大数量的名牌商品来满足群众需要,市场上严重供不应求;另一方面,非名牌产品,却无人问津,出现供过于求,生产这些非名牌产品的企业,由于技术力量薄弱,管理水平较低,产品质量不稳定,商标信誉不高,一时很难打开销路。实行注册商标使用许可制度,是解决这一矛盾的好办法。

按照注册商标使用许可的规定,使用名牌商标的被许可人保证商品的质量是必须应当做到的,而许可其他企业使用名牌商标的企业,也就往往将技术转让同生产经营管理经验相结合。对于被许可人来说,通过名牌商标的使用许可,既可以用不太高的代价获得名牌商标的使用权,扩大产品销路,取得良好经济效益,又可以借此改进本企业生产技术条件,提高管理水平,是一举两得的好事。

对于一般的名牌商标所有者的许可方来说,通过使用许可可以进一步发挥注册商标的作用,在不损害本企业经济利益的前提下取得一定的经济报酬(当然使用许可也可以是无偿的)。这样又可扩大商标的市场占有率,提高商标的知名度。所以,使用许可对当事双方都有很大的好处。

□使用许可的种类

根据被许可人享有的商标权大小的不同,使用许可可分为独占使用许可和一般使用许可两种。

所谓独占使用许可,就是许可人在规定的地区和指定的商品上只能许可一个被许可人独家使用其注册商标,而不能在相同的地区就相同的商品再许可第三人使用其注册商标。但在另外的地区或不相似的商品上,许可人仍可允许其他人使用该注册商标。独占使用许可也可不限定被许可人独占使用的地域范围,这样,商标权所有人就把商标使用权完全转移给另一家企业,连许可人自己也不得使用其注册商标。这两种情况,被许可人享有的是商标独占使用权,享有该项权利的被许可人可以行使禁止权。即如果他人有侵犯注册商标使用权的行为,被许可人有权提出控告,制止侵权行为并向人民法院提出追究法律责任。

所谓一般使用许可,就是注册商标所有人对其注册商标可以允许不同的人同时使用,注册商标所有人也可以继续使用注册商标,还可以对被许可人使用的商标在商品品种和地域范围上给予限制。这里的被许可人享有的商标一般使用权,也就没有禁止其他被许可人使用的“禁止权”。如果遇有非被许可人对该注册商标实施了侵权行为,被许可人应该协助许可人查明事实,由许可人依法提出控告,请求法律保护,也可直接向工商行政机关或司法机关提出控告。

□商标使用许可的程序和注意事项实行注册商标的使用许可、许可人和被许可人必须签定许可合同。我国《商标法》第26 条规定:“商标注册人可以通过签定商标使用许可合同,许可他人使用其注册商标。”《商标法实施细则》第35 条规定“许可人和被许可人应当在许可合同签订之日起三个月内,将许可合同副本交送其所在地县级工商行政管理机关存查,由许可人报送商标局备案,并由商标局予以公告。

如违反这项规定,工商行政管理机关将责令当事双方限制改正,拒不改正的,处以10000 元以下罚款,直至报请商标局撤销其注册商标”。

使用许可合同一般应具备下列内容:当事人双方的单位名称和地址;许可使用的商标名称和注册证号;许可使用的商品名称和质量标准;许可使用的期限;被许可人保证商品质量的措施和许可人监督商品质量的措施;被许人应当在产品上注明本企业的名称或附加标记;有报酬的,要商定许可使用报酬及其支付方式。

我国1993 年新修订的《商标法》在商标使用许可规定中又新规定了“经许可使用他人注册商标的被许可方,必须在使用注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地”。否则,工商行政管理机关收缴其商标标识,并可根据情况处以5O,000 元以下的罚款。这一规定主要是为了更有效地进行商品质量监督,区分同一商标的不同产地。

另外,被许可人必须符合《商标法实施细则》第2 条的规定,必须是依法成立的企业、事业单位、社会团体、个体工商户、个人合同等。许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量,被许可人应当保证该注册商标的商品质量,否则,商标使用许可不受法律保护。

商标使用许可费的计算,应根据平等、自愿、互利的原则,由许可使用的双方当事人协商决定。具体计算方式各有不同,可以在商品利润中按一定比例提成;也可以用商品销售价格乘以一定比率;也可将商标使用许可费和技术转让、生产经验传授等费用一并计算。商标使用许可的报酬可以支付现金,也可用其他形式,如约定被许可人生产电冰箱,必须使用许可人生产的电冰箱压缩机。这样,既可以使许可人扩大商品销售,增加利润,又可以使被许可人保证产品质量,维护商标信誉。

当注册商标依法被商标局撤销后,使用许可合同也随之失效。

□注册商标使用许可双方的权利和义务就许可人而言,主要义务有:

.未经被许可人同意,不得将其注册商标转让给他人因为许可商标随所有权的转让而失效,必然影响被许可人的利益,所以必须经双方协商达成一致,宣布使用许可无效后才能转让,否则注册商标所有人不得转让其注册商标。

2.不得放弃续展注册

注册商标到期不续展,就表示失去了商标权,许可也随之失效;在许可合同不到期限的情况下,不续展就损害了被许可人的利益,因此,许可人应继续续展。

3.不得申请注销

如果合同不到期,许可人就申请注销合同,使用许可权也就随之消失,这等于破坏了合同,所以应当被禁止。

4.监督被许可人商品质量

根据商标法规定,许可人有权对被许可人进行商品质量监督,这不仅是为维护自己的商标信誉,也是对消费者负责的措施。这是许可人的权利,也是他的义务。如不进行监督,商品质量出现问题,许可人应与被许可人共同承担责任。

5.许可人也应保证自己商品质量

商品质量是商标信誉的保证,许可人如果保证不了自己生产商品的质量,就会降低商标信誉,从而影响被许可人的正常使用商标,被许可人的经济利益就要受到损害,所以许可人自己也应保证商品质量。

被许可人的主要义务有:

1.必须保证使用许可人注册商标商品质量维护商标信誉,这是商标使用许可制度的核心内容之一。如果达不到使用该商标的商品质量要求,可用其他标记,而不应使用许可人的商标。如果使用许可人的商标来推销自己的劣质产品,就是变相冒牌。对这种行为,应在合同中规定按商标侵权治处。

2.不得与第三人签订使用许可合同或转让商标使用权因为被许可人只在许可使用的期限内对商标享有使用权,不享有处分权,更不是商标所有权的主体,无权与他人签订使用合同或转让商标使用权,如违反可按商标侵权论处。

3.信守合同

不得超过商标使用许可所规定的商品种类、使用许可期限、区域或者数量。如许可人注册的商标专用权核定使用的商品包括毛巾、香皂、化妆品等,而使用许可合同中标明只允许被许可人在化妆品上使用其商标,那么被许可人不能违反合同规定在香皂、毛巾上使用许可人的商标。在合同中还应订明商标使用许可的期限,使用该商标的商品可在哪些区域内销售,以及该商品生产、经营的数量。被许可人违反合同的,应被视为侵权行为。

4.不得任意改变商标

被许可人不经许可人同意不得任意改变许可使用商标的文字与图形,如要改变,必须征得许可人同意,由许可人重新申请注册,并需双方重新订立合同,这样完成所有程序之后才能进行。

5.要维护许可人的商标权

如被许可人发现该商标被其他企业仿冒,应及时通知许可人并向有关管理部门报告。